(Français) Projet de loi cherche à empêcher le cybersquattage

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La façon dont l’avènement d’Internet peut rompre avec les barrières phisiques est admirable. Cependant cet outil est encore très peu réglémenté et pris en charge par l’État. L’Internet est devenu aujourd’hui une plateforme pour la réalisation d’affaires entre les entreprises et s’est consolidée commel’un des principaux outils marketing dans la divulgation des marques et des produits. Les noms de domaine (websites) s’avèrent également aujourd’hui un élément essentiel et structurel dans le quotidien des entreprises, représentant une valeur commerciale  extrèmement importante.

Il serait intéressant de noter que, jusqu’à présent, les noms de domaine peuventêtre enregistrés sous le nom de marques ou de raisons sociales d’entreprises déjà existantes et constituées. En conséquence, la vente des noms de domaine d’Internet est devenu une activité rentable – même si  souvent exercée de mauvaise fois – et a crée ainsi une nouvelle forme d’acquisition de cet actif intangible, pratique qui porte le nom de cybersquattage.

Le cybersquattage est une pratique consistant à enregistrer un nom de domaine d’une grande entreprise, ou de personnes, marques et/ou produits, dans le seul but de tirer un avantage financier au travers d’une vente future aux ayants-droit. Ainsi, par la pratique du cybersquattage, des tiers agissant de mauvaise fois peuvent s’enrichir de façon illicite en vendant ces noms de domaines aux personnes intéressées dans la divulgation de leur activité commerciale ou leur image. Patricia Peck[1] qualifie cette pratique de « racket virtuel ».

À la fin des années 2000, le phénomène de la bulle Internet a permis aux spéculateurs d’obtenir des gains très importants avec la vente des noms de domaine. N’importe quelle personne  pouvait enregistrer les websites correspondant à une marque ou à une expression notoire avec l’extension « .com » ou « .com.br » par exemple, pour un prix très bas, non signficatif par rapport au montant de la vente postérieure. Des noms de domaine contenant des termes populaires ou génériques avec une forte attractivité commerciale ont ainsi été vendus pour des millions à la fin des années 90 et au début des années 2000,  comme par exemple le nom de domaine « vodka.com », lequel a été acquis pour un montant de US$ 3 millions par le millardaire russe Roustam Tariko, le plus grand fabricant de vodka en Russie.. Autre exemple est lee nom de domaine « diamonds.com » lequel a été vendu pour la somme de US$ 7,5 millions au magasin de bijoux Ice.com. la spéculation des noms de domaines existe toujours  aujourd’hui,ces spéculateurs portant le nom de “domainers” ou “cybersquatters”.

Le Registro.BR est l’organe responsable pour l’enregistrement des noms de domaine au Brèsil, ce qui est fait selon un   critère chronologique, conformément à la règle first come, firstserved. Dans ce sens, celui qui en premier entame la procédure d’enregistrement du droit d’usage d’un nom de domaine, rempli les conditions et accepte les exigences, sera le légitime détenteur.

Il est important de souligner qu’aucune analyse matérielle n’est réalisée lors de cet enregistrement,  par rapport à un possible conflit entre le nom de domaine enregistré et les marques enregistrées auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), ou encore en relation avec les raisons sociales des entreprises enregistrées auprès des Registres du Commerce. Le Registro.BR se contente de faire une recherche interne des noms de domaines y ayant déjà été enregistrés pour qu’il n’ait pas deux registres sous le même nom.

Cependant, en ce qui concerne l’enregistrement de marques auprès de l’INPI, une recherche préalable doit impérativement être réalisée au sein des différentes classes de marques avant l’enregistrement d’une nouvelle marque (qui ne soit pas notoire). Les Statuts de la société devront également dans ce cas être annexés à ladite demande d’enregistrement, afin d’établir  une rélation entre l’objet social de l’entreprise et la marque en question et d’éviter des spéculations dans l’enregistrement de marques.

Il est possible nonobstant de vérifier l’existence d’un point d’intersection entre le droit des marques et le registre des domaines Internet. La marque est définie comme « tout signe distinctif apposé de manière facultative sur les produits et services afin de les identifier et de les différencier. Il s’agit simplement d’un signe possédant une capacité distinctive utilisé pour identifier des produits et services[2] » (selon la définition de Guillermo Cabanellas de LasCuevas). La marque doit distinguer les produits et services d’autres indentiques ou similaires. L’article 15 de l’Accord Trips[3] définit une marque comme « tout signe susceptible de distinguer des biens et services d’une entreprise en relation à une autre. » L’Accord prévoit une liste non exhaustive de ces signes y incluant des lettres, des chiffres, des éléments figuratifs et des combinaison de couleurs.

             Il est par conséquent possible de vérifier  que l’enregistrement du nom de domaine et le droit des marques se rejoingnent dans ce qui concerne l’identification des produits ou services ; toutefois, l’enregistrement d’une marque auprès de l’INPI, conformément à la législation en vigueur, ne crée pas des droits automatiques pouvant empêcher l’utilisation par des tiers des ces noms de domaine. Ces deux matières opèrent donc séparément et parallèlement, alors qu’en pratique pour les consommateurs le website d’une entreprise est vu comme une extension de la marque et vice -versa.

Les conflits créés par les marques enregistrées auprès de l’INPI et l’utilisation des noms de domaine manquent encore d’un dispositif légal spécifique, d’après le juge Villas Boas Cueva dans l’affaire n°594404[4] (Recurso Especial). De cette manière, dans l’hypothèse où la partie intéressée constaterait l’existance d’un conflit entre sa marque, nom ou raison sociale et un nom de domaine Internet il sera nécessaire d’envoyer e une notification extrajudiciaire au détenteur du nom de domaine ou, sans succès,de demander en justice le transfert du nom de domaine ou l’interdiction de son utilisation par le tiers. Le Registro.BR a même créé des chambres de conciliation pour essayer de résoudre ces conflits.

Selon le juge, l’adoption du principe fist come, first served ne signifie pas forcément que les juridictions auraient adopté une position absolue et définitive sur cette question, ni que la légitimité de l’enregistrement du nom de domaine pourrait être contestée par le propriétaire du nom d’entreprise ou de la marque similaire ou identique. D’après ce même juge, la nullité ou le transfert du nom de domaine et l’engagement éventuel de la responsabilité devra être soumise à la preuve de la mauvaise fois.

Dans ce sens, le député Claudio Cajado (DEM/BA) a présenté le 24/03/2011 le projet de loi nº 835/2011[5] visant à interdire la pratique du cybersquattage. Le projet a été approuvé par l’unanimité des votes par diverses commissions parlementaires, entre autres la Commission de Science et de Technologie, Communcation et Informatique (CCTCI) et la Commission de Développement économique, Industrie et Commerce (CDEIC). À présent le Projet doit être analysé par la Commission de Constitution et Justice et de Citoyenneté (CCJC).

Dans le cas où le projet serait approuvé et publié au Bulletin Officiel, l’utilisation des noms identiques ou similaires à ceux déjà enregistrés auprès de l’INPI serait interdite, comme les noms d’établissement, nom d’entreprise, nom civil, nom de famille, pseudonyme ou surnom notoirement connu, nom artistique individuel ou collectif, titre d’oeuvre intelectuelle protégé ou un autre nom de domaine qui ne soit pas de la propriété du sollicitant ou dont les héritiers et sucesseurs du titulaire d’un tel registre n’auraient pas donné leur accord.  Les noms des personnes morales de droit public interne ou externe ne pourront également pas être utilisés comme noms de domaine, sauf lorsque le sollicitant est le légitime représentant de la personne morale concernée.

Enfin, le projet de loi vise aussi à déterminer que seuls pourront solliciter l’enregistrement de noms de domaines dans les catégories “.br”, les personnes physiques ou morales légalement représentées ou dûment établies au Brésil, régulièrement enregistrées au Répertoire National des Personnes Physiques (CPF/MF) ou Morales (CNPJ/MF). Aussi, les domaines Internet enregistrés contrairement aux dispositions  de ce projet de loi, avant sa publication, ne pourront pas être renouvélés.

D’après le député Cajado, le projet vise à interdire l’action opportuniste qui existe à cause du manque de réglémentation dans le secteur et qui permet à certains de s’anticiper aux légitimes  propriétaires des marques dans la procédure d’enregistrement de nom de domaine et  de s’enrichir avec la vente postérieure de ce nom de domaine.

Il est certain que ce projet de loi, si approuvé, pourrait avoir un impact significatif dans la protection des droits de propriété intellectuelle des personnes physiques et morales. Ce serait probablement un pas important vers une reglémentation plus efficace de l’Internet au Brésil.

¹Gabriel Soares Queiroz – Avocat de l’Équipe Conseil en Droit des Affaires

[1] PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. Quatrième Édition. São Paulo.

[2] DE LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas et BERTONE, Luis Eduardo. Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L, 1989, volume I, page 14.

[3] Décret n° 1.355, du 30 décembre 1994.

[4] Recours Spécifique (Recurso Especial) n° 594.404 – DF (2003⁄0168857-8).

[5] Disponible sur: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=496040

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